Em junho de 2020, a U.S. Supreme Court decidiu acerca de paradigmático caso relacionado ao disgorgement of protfits na violação de trademarks.
Em breve resumo, o caso Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc. envolveu a violação de fixadores de bolsas por parte da ré. Romag vende fixadores para serem usados em artigos de couro e Fossil projeta e vende acessórios de moda. Os dois chegaram a um acordo pelo qual a Fossil usaria os fixadores da Romag em seus produtos. Porém, mais tarde, foi descoberto pela Romag que as fábricas que a Fossil empregava para fabricar seus produtos estavam usando fixadores Romag falsificados, violando-se então a trademark (marca registrada). Em primeira instância, o júri beneficiou o autor em: a) 90 mil dólares, para prevenir enriquecimento sem causa e b) 6,7 milhões de dólares para contenção de futuras violações de marca registrada. Contudo, os tribunais superiores, em sede recursal, apontaram que seria necessária a comprovação de que o réu agiu de forma intencional ao lucrar sobre as violações de marca registrada, levando a US Supreme Court a debater se a “Section 35” do “Lanham Act” requeria a comprovação do comportamento intencional do réu para auferir lucros que violam a “Section 43(a)”.
A referida discussão lança luzes sobre a temática do “disgorgement of profits”, que, em apertado conceito, refere-se à finalidade de se evitar a ocorrência do enriquecimento sem causa do gerador do dano, sendo considerado um remédio do sistema da common law que então objetiva retirar do ofensor os lucros colhidos de sua ilicitude.
Voltando a decisão da US Supreme Court, decidiu-se, de forma unânime, que “um requerente em uma ação por violação de marca registrada não é obrigado a mostrar que um réu violou intencionalmente a marca registrada do requerente como uma condição prévia para a concessão de lucros”, ainda, fora afirmado que a voluntariedade na conduta é uma condição de suma importância, não deve ser considerada uma pré-condição.
A referida decisão demonstra-se de suma importância no contexto do disgorgement, uma vez que aumenta os riscos de ações por violação de marca registrada, vez que os lucros podem ser concedidos mesmo que o réu alegue que a infração é “inocente” ou de alguma forma, inadvertida.
Fossil alegou que a decisão poderia prejudicar “violadores de boa-fé” (isto é, que violaram trademarks da referida forma inocente/inadvertida), de modo a causar insegurança jurídica. Este argumento de fato é notavelmente plausível, indicando que o sistema jurídico norte-americano de fato possui receios quanto a matéria, sendo que é provável que o Lanham Act seja alterado legislativamente, haja vista promover tão poucos esclarecimentos ao referido assunto.
A discussão, que perdurou por dez anos e promoveu instabilidade nos tribunais a quo, é importante vitória para os proprietários de marcas registradas que procuram proteger suas marcas contra violações, haja vista possuírem agora incentivos para verem, ao final do processo, os lucros obtidos ilicitamente pelo ofensor.
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